Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
Статья 1235. Лицензионный договор
1. По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса.
Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
1. Природу лицензионного договора можно охарактеризовать словами Г.Ф. Шершеневича, высказанными им в отношении издательского договора: «Передача права издания по издательскому договору по существу глубоко отличается от передачи самого авторского права. Передавая издателю право печатания и распространения сочинения, автор сохраняет за собою авторское право… Авторское право на время действия издательского договора не прекращается в лице его субъекта, но только стесняется, подобно тому, как право собственности на недвижимое имущество стесняется в своем осуществлении при существовании арендного договора»[2]. С.А. Чернышева отмечала, что особенностями лицензионного договора является его срочный и территориальный характер[3].
2. Конституирующими признаками лицензионного договора являются следующие:
предметом договора, в отличие от договора об отчуждении исключительного права, выступает право использования, которое носит обязательственный характер;
лицензионный договор является консенсуальным, т. е. он вступает в силу с момента его заключения либо регистрации, если он подлежит государственной регистрации. Использование в определении договора слов «передает или обязуется передать» указывает на то, с какого момента лицензиат может начать использовать произведение – с момента заключения договора или иного срока, обозначенного в договоре;
договор является возмездным, если его безвозмездность не установлена договором;
договор является срочным, право использования предоставляется лишь на определенный срок;
предоставленное по договору право ограничено определенной территорией;
без согласия лицензиара лицензиат не может предоставить полученное право использования третьим лицам.
Все эти признаки указывают на отличия лицензионного договора от договора об отчуждении исключительного права, по которому переходит абсолютное право в полном объеме на весь срок его действия на территории всех государств, где результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации, на которое переходит право, предоставляется правовая охрана, кроме того, к приобретателю переходит и возможность распоряжаться этим правом по своему усмотрению.
3. Содержание лицензионного договора как сделки составляют условия. К существенным условиям возмездного лицензионного договора относятся:
предмет договора;
способы использования;
цена.
К существенным условиям безвозмездного лицензионного договора относятся: предмет договора; способы использования.
Предмет лицензионного договора определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которыми предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство индивидуализации (патент, свидетельство).
Необходимо также отметить, что в силу ограничительного толкования договора право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Право использования соответствует способу использования, поэтому если в договоре прямо не указан тот или иной способ использования, то лицензиат не вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации этим прямо не указанным способом.
Территория, на которую предоставляется право использования, и срок, на который предоставляется право использования, не относятся к существенным условиям лицензионного договора. Например, если территория, на которой допускается использование, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять право использования на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, за исключением случаев, когда ГК предусмотрено иное. Так, данное правило не применимо к лицензионным договорам, заключаемым на использование произведения в составе аудиовизуального или иного сложного произведения, к лицензионным договорам на ноу-хау. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ лицензионный договор на использование результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта считается заключенным на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права. Согласно п. 2 ст. 1469 ГК РФ в случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор на ноу-хау, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.
4. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет за собой недействительность лицензионного договора.
Так, иная форма лицензионного договора предусмотрена в отношении права использования произведения в периодическом печатном издании. В этом случае лицензионный договор может быть заключен в устной форме.
Особая форма договора предусмотрена относительно программ для ЭВМ и баз данных. Согласно п. 3 ст. 1286 ГК РФ заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программы или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора. В данном случае имеет место заключение договора посредством конклюдентных действий.
Если лицензионный договор заключается в отношении зарегистрированных в соответствии со ст. 1232 ГК результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, то лицензионный договор подлежит государственной регистрации, за исключением зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных. Несоблюдение требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность договора.
5. Сторонами лицензионного договора выступают лицензиар и лицензиат. Лицензиар – это лицо, которое предоставляет право использования, а лицензиат – лицо, которому предоставляется право использования. Так как предоставление права использования представляет собой один из способов распоряжения исключительным правом, то в качестве лицензиара может выступать только обладатель исключительного права. В том случае, когда заключается сублицензионный договор, в качестве лицензиара выступает лицензиат по лицензионному договору, при этом им может быть лицензиат как по исключительной, так и по неисключительной лицензии.
Статья 1236. Виды лицензионных договоров
1. Лицензионный договор может предусматривать:
1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов.
1. В зависимости от того, вправе ли лицензиар использовать или разрешать использовать в течение действия лицензионного договора теми же способами и на той же территории, которые оговорены лицензионным договором, законодатель выделяет простую неисключительную лицензию и исключительную лицензию. Согласно подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ в силу простой неисключительной лицензии лицензиату предоставлено право использования с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Таким образом, лицензиат может заключить лицензионный договор с третьими лицами о том же способе использования в отношении той же территории, которые предусмотрены в договоре с лицензиаром. В силу исключительной лицензии лицензиату предоставлено право использования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236).
2. Необходимо обратить внимание, что законодатель, основываясь на принципе ограничительного толкования договора, устанавливает, что если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной). Вместе с тем это не означает, что в лицензионном договоре должно быть указано, что данная лицензия является исключительной: для определения вида лицензии необходимо проанализировать сами условия договора. Если в договоре предусмотрено, что лицензиар не вправе разрешать использование обусловленными лицензией способами третьим лицам, это указывает на то, что данная лицензия является исключительной.
3. Согласно п. 3 ст. 1236 ГК РФ в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов. Законодатель позволяет лицензиату по исключительной лицензии при наличии определенных условий пользоваться способами защиты, которые предусмотрены для защиты интеллектуальных прав, в том числе исключительного права. В соответствии со ст. 1254, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на использование которого выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ. Таким образом, мы наблюдаем элементы абсолютного права в обязательственном праве лицензиата, но эти элементы не делают право лицензиата абсолютным, оно относительное и носит обязательственный характер. Характер защиты не указывает еще на природу прав. Возможность применения способов защиты интеллектуальных прав к нарушенному праву по исключительной лицензии обусловлена только наличием положений ст. 1254; если бы не было этих положений, применение к обязательственному праву способов защиты, присущих абсолютным правам, было бы невозможно. Вместе с тем следует обратить внимание, что обязанность лицензиара по исключительной лицензии не выдавать лицензии третьим лицам не ограничивает его исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; данное право носит обязательственный характер. Выдать лицензию лицензиар третьим лицам может, и новый лицензионный договор будет действительным, но в этом случае он нарушит свое обязательство перед первым лицензиатом и за такое нарушение может нести ответственность, предусмотренную за нарушение обязательств в Гражданском кодексе и заключенном в соответствии с ним договоре.
Статья 1237. Исполнение лицензионного договора
1. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.
2. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.
3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.
4. При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70) либо объектов смежных прав (глава 71) лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.
1. В целях обеспечения права лицензиара на получение вознаграждения, причитающегося ему по лицензионному договору, законодатель возлагает на лицензиата обязанность представлять отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Однако договором лицензиат может быть освобожден от этой обязанности.
2. Согласно п. 2 ст. 1237 ГК РФ в течение срока действия лицензионного договора лицензиар должен воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования в установленных договором пределах.
3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за пределами прав, предоставленных по лицензионному договору, рассматривается как нарушение исключительного права. Так, издание книги тиражом большим, чем оговорено договором, следует в отношении превышающего тиража рассматривать как нарушение исключительного права.
4. Общегражданские правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренные гл. 25 ГК РФ, применяются к отношениям в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением лицензионного договора с учетом специальных норм, предусмотренных четвертой частью ГК РФ. Специальные правовые последствия законодатель предусмотрел в случае неисполнения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1237 при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы, искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. В договоре можно предусмотреть возможность лицензиата в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае непредставления произведения лицензиаром, нарушения обязанности лицензиаром не разрешать другим лицам использовать произведение в течение действия заключенного между ними договора.
Как указано в п. 13.7 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ по смыслу ст. 1235 в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (п. 4 ст. 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.
Статья 1238. Сублицензионный договор
1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.
«Сублицензионный договор» – термин, давно используемый в деловой практике по отношению к договорам об использовании результатов интеллектуальной деятельности. Его правовой основой является предусмотренное Кодексом (а до его введения в действие – специальными законами) право пользователя передавать полученное по договору право использования (полностью или частично) третьим лицам при условии письменного разрешения правообладателя. Нередко такие договоры включают элементы договоров агентирования, поручения и иных гражданско-правовых сделок.
Комментируемая статья устанавливает императивные и диспозитивные нормы, относящиеся к сублицензионному договору:
по сублицензионному договору не может передаваться больший объем прав, нежели полученный лицензиатом от лицензиара (правообладателя);
если сублицензионный договор заключен на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, то он считается заключенным на срок действия лицензионного договора;
если лицензионным договором не предусмотрено иное, ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат.
Статья 1239. Принудительная лицензия
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).
В соответствии с комментируемой статьей принудительная лицензия – особый вид разрешения на использование результата интеллектуальной деятельности, который предоставляется пользователю независимо, точнее, против воли правообладателя.
Основанием возникновения соответствующих прав у пользователя в данном случае являются не договор с правообладателем и не юридические факты, о которых говорится в ст. 1241 Кодекса (универсальное правопреемство и т. д.), а судебное решение. Такое решение выносится по требованию заинтересованного лица (вероятнее всего, им является пользователь объекта интеллектуальной собственности) и предусматривает условия использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу.
Комментируемая норма, появившись в первоначальном проекте Кодекса, наделала много шума: крупные правообладатели, особенно авторских и смежных прав, всерьез обеспокоились тем, что больше не смогут монопольно распоряжаться своими правами, определять ценовую политику и условия использования объектов интеллектуальной собственности, а главное – принимать сугубо единолично решение относительно того, кому предоставлять права на использование, а кому нет.
Однако такие беспокойства оказались напрасными, так как, несмотря на то что норма о принудительной лицензии содержится в гл. 69 «Общие положения», она не относится ко всем регулируемым Кодексом объектам интеллектуальной собственности. Комментируемая статья прямо указывает – принудительная лицензия «выдается» только в случаях, прямо установленных Кодексом (ст. 1362, 1423).
Статья 1240. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта
1. Лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театрально-зрелищного представления, мультимедийного продукта, единой технологии), приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.
В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта, приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, соответствующий договор считается договором об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Лицензионный договор, предусматривающий использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, заключается на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права, если договором не предусмотрено иное.
2. Условия лицензионного договора, ограничивающие использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, недействительны.
3. При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта за автором такого результата сохраняются право авторства и другие личные неимущественные права на такой результат.